情報検索コラム
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意！”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。（毎月1回更新します）
無効資料調査における日付 －国内優先権主張出願、分割出願－
注意：記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
前回のコラム２０１号に引続き、
今回も特許の無効資料調査における日付について書きます。
まずは無効資料調査について大まかに説明します（前回のコラムでも以下と同様の説明をしました）。
特許調査には出願前の先行例調査や技術動向調査、侵害防止調査、無効資料調査など、
調査の目的によって様々な調査があります。
その中でも特に無効資料調査においては「日付」が大事なポイントのひとつです。
無効資料調査は特定の特許権を無効にする資料を探す調査です。
特許出願は出願人が審査を請求すると、特許庁で審査します。
そして審査に通って特許登録になると特許権が設定されます。
権利発生に伴い特許権者が特許権を行使すると、他社が特許権に含まれる技術を使いたい場合、
特許権者にロイヤリティを支払わなければなりません。
よって、その特許技術を使いたい会社が特許権を潰しにかかった。
大雑把な説明ではありますが、これが無効審判です。
この無効審判で、特許が無効であることを証明する文献（証拠）。これが「無効資料」です。
どういう文献が「証拠」になるのか。
これも大雑把に説明すると、特許は新規な技術を発明したことにより特許権を得ることができます。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規ではないから特許されません。
つまり無効にしたい特許の出願日以前に公知（公に知られた）の文献で、
その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」＝「無効資料」です。
ここで出てくる日付が「出願日以前に公知」。無効資料調査を行う際は、この日付が大事です。
なお細かいことを言うと、
特許の審査では新規性だけでなく、進歩性も審査されます。
また出願日以前に公知の文献だけでなく、出願時未公開の先願も調査する場合があります。
そのような細かいことは、コラムの中で必要に応じて説明していきたいと思います。
さて上に書いたとおり、出願日以前に公知の文献を探すのが調査の基本ですが、
じつは出願日よりも優先される日付がある場合があります。
前回のコラム２０１号では無効資料調査で出願日よりも優先される日付として、
仮出願と外国出願について書きました。
仮出願は米国特許公報でよく見受ける事項で外国の公報例でした。
また外国出願も外国に関連する事項です。
というわけで、前回のコラムは「外国」の観点から書きました。
今回のコラムは「日本国内」です。
日本国内で出願日に優先される日付について、無効資料調査の観点から書きたいと思います。
国内優先権主張出願、分割出願
まず国内優先権主張出願について大まかに説明します。
特許出願を行った後の研究開発過程で、その出願に関連する新たな発見などによる発明があった場合、
既に行った出願に新たな発明を取り込んだ包括的な特許権を得る。
このような特許戦略に使える制度が「国内優先権主張出願」です。
前回のコラム２０１号で説明した「パリ条約に基づく優先権」と似ています。
パリ条約に基づく優先権では自国の出願から他国への出願までの優先権主張が認められるのは１年以内です。
国内優先権主張出願も１年以内であれば優先権主張が認められます。
例えば、既に行った特許出願の請求の範囲は「a、b、c」だったとします。
そして、その出願に関連する新たな発明「ｄ」を加えて、
既に行った特許出願日から１年以内に「a、b、c、ｄ」を特許請求の範囲として国内優先権主張出願します。
このとき「a、b、c」については、既に行った特許出願日に遡って特許要件が審査されます。
よって無効資料調査を行う場合も「a、b、c」については、
既に行った特許出願日＝優先権主張日以前に公知の文献をさがすことになります。
さてもうひとつ分割出願です。
分割出願は、例えば「A、B」という複数の発明を含む特許出願について、
発明「B」を抜き出して（分割して）新たな出願とするものです。
このとき新たな出願となる発明「B」は、もとの出願日になされたものとみなされます。
よって発明「B」の無効資料調査を行う場合も、もとの出願日（原出願日）以前に公知の文献をさがします。
分割出願を行う理由は様々です。
例えば、発明「A、B」について特許審査がなされた際、
発明Aには拒絶理由がないけれど、発明Bには拒絶理由があるとの拒絶理由通知書を受けたとします。
そこで、原出願の特許請求の範囲から発明Bを削除する補正を行い、削除した発明Bについて分割出願する。
そして拒絶理由がない発明Aについて早期の権利化を図るという特許戦略です。
他にも様々な理由で分割出願が行われますが、
調査の基準日として「原出願日」が基準になることがポイントです。
調査で注意したい「分割出願」
サーチャーが無効資料調査を行う場合は、
特許事務所や企業の知財部門から調査依頼を頂くのが一般的です。
よって特許事務所や知財部門の弁理士さんから無効資料調査に使う日付が指定されると思います。
サーチャーは、その日付が指定される理由を理解できればＯＫです。
また国内優先権主張出願や分割出願の割合は、
前回のコラムで紹介した米国特許の仮出願や外国出願ほどは多くないです。
よって無効にすべき特許（イ号公報）が国内優先権主張出願や分割出願だったりすることは、
そんなに多く経験するものではないと思います。私の調査経験でも、かなり少ないです。
では国内優先権主張出願や分割出願は、そんなに気にしなくても良いかというと、
じつは分割出願については、調査過程でヒットした文献に含まれている分割出願の公報に注意！なのです。
さて、どうして注意が必要なのかを詳しく説明します。
上で説明した国内優先権主張出願の場合、先の出願は取り下げられたものとみなされます。
公開前の取り下げは原則その公報は発行されません（上の例では特許出願の請求の範囲「a、b、c」取下げ）。
国内優先権主張出願された公報が発行されます（上の例では特許出願の請求の範囲「a、b、c、ｄ」の公報）。
しかし分割出願の場合は、先の出願＝原出願（上の例では発明「A、B」）の公報も、
後の分割出願（上の例では発明「B」）の公報も、両方とも発行される場合が多いです。
で、検索のハナシです。
分割出願の特許請求の範囲に記載される発明（上の例では発明「B」）は、
原出願の明細書や図面に記載されていた発明（上の例では発明「A、B」）のうちの一部です。
これを大ざっぱに説明すると、分割出願の発明は原出願にも書かれているということです。
これがひとつめのポイント。
また分割出願を行う際に通常は原出願の明細書または図面を補正します。
ただし補正できる範囲は決まっていて、分割出願の明細書、特許請求の範囲、図面は、
原出願の明細書、特許出願の範囲、図面に記載した事項の範囲外のものを含んでないことが条件です。
これも大ざっぱな説明をすると、明細書または図面は決められた範囲内で補正された箇所がある、
ということです。これがふたつめのポイント。
このふたつのポイントを検索の方向から言うと、
分割出願の発明は原出願の発明にも書かれているけれど、補正による記述の違いが生じるということです。
この記述の相違により、同じ発明が書かれているにも関わらず、どちらか一方しかヒットしない、
という場合がある。これが大事な注意点です。次の項で具体的に見てみます。
分割出願にはあるけど、原出願にはないキーワードの例
まずは分割出願の公報です。例として「特開2020-021486」を見てみます。
発明の名称は「検索結果表示装置、検索結果表示方法、及びプログラム」、
出願人は「日本電信電話株式会社」です。
特許情報プラットホームJ-platpatの固定ＵＲＬで特開2020-021486(←クリックしてください)を開きます。
そして、「公開番号」の「特開2020-021486」をクリックします。
公報がテキスト表示されます。
発明の名称からは分かりにくいですが、音声認識の技術に関連する特許公報です。
どういう内容かというと、
コールセンタのオペレータが顧客と応対する際、応対に必要な情報を得るために、
従来の技術ではキーワードや質問文をオペレータが手入力して、データベースから回答を検索していた、と。
これを手入力せずに通話内容をリアルタイムに音声認識して、自然言語処理して
適切な応対ナレッジをオペレータの画面に表示する機能を備えたシステムが開発されている、と。
しかし、
「この機能を用いても、顧客の用件に対する回答を自動で表示させることはできなかった」ということで、
「本発明の目的は、顧客の用件に対する回答を自動で表示させること」です。
つまり
「本発明によれば、コールセンタや窓口などで顧客応対を行う際に、応対担当者が応対に必要な情報を自動的に表示させることができる。そのため、応対担当者は顧客との会話に集中して応対する事ができ、検索に関わる応対時間を短縮することができるようになる」
これが発明の効果です。（以上の出典：特開2020-021486）
さて、
画面左側に書誌事項が表示されています。
上から順に下へ見ていくと、次の表記があります。
(22)【出願日】令和1年7月25日(2019.7.25)
(62)【分割の表示】 特願2017-21614 (P2017-21614)の分割
【原出願日】平成29年2月8日(2017.2.8)
この表記により、この特開2020-021486が分割出願であることが分かります。
この「特願2017-21614」をクリックします。
「URLコピー」がポップアップ表示されるので、そのＵＲＬをクリックします。
先ほどと同様に固定アドレス（固定ＵＲＬ）の画面が表示されます。
「公開番号」は「特開2018-128869」。この特開2018-128869が原出願の公開公報です。
「特開2018-128869」をクリックすると、先ほどと同様に公報がテキスト表示されます。
内容は見て頂ければ分かるのですが（分かんないよ！と言われそうですが・・・(^^; ）、
特開2020-021486と同様に、音声認識による顧客の用件に対する回答を自動で表示させる技術の開示です。
分割出願の特開2020-021486は、この現出願の特開2018-128869のうちの一部を分割して出願しているので、
特開2020-021486も、特開2018-128869も音声認識やデータベースについて書かれています。
さて分割出願の公報と原出願の公報を確認できたところで本題に入ります。
分割出願の特開2020-021486の「請求の範囲」の「開く+」をクリックして開きます。
この請求の範囲の【請求項１】に
「顧客及び応対担当者の対話内容を示すテキストから前記顧客の用件を抽出する用件抽出部と」
という記述があります。
この記述に使われている「対話内容」というキーワード。
この「対話内容」というキーワードは、原出願の特開2018-128869には全く使われていません。
つまり、音声認識に関連した検索を行う際、
例えばＩＰＣ（国際特許分類）で音声認識として「G10L15/10」を指定すると、
分割出願の特開2020-021486も、原出願の特開2018-128869もヒットするけれど、
これを「対話内容」というキーワードで絞り込んだ場合、
分割出願の特開2020-021486はヒットするけれど、原出願の特開2018-128869はヒットしない。
つまり、
原出願の特開2018-128869にも顧客とオペレータとの会話内容の音声認識について書いてあるけど、
「対話内容」というキーワードで絞り込むと原出願の特開2018-128869検索漏れする、ということです。
参考：ＩＰＣ G10L15/10（←固定ＵＲＬで表示した公報の「(51)【国際特許分類】」に記載されています）
G10L15/00 音声認識
G10L15/08 ・音声の識別または探索
G10L15/10 ・・未知音声と標準パタンとの距離または歪みを用いるもの
分割出願の公報から原出願の公報を確認する
さて分割出願はヒットしたけど原出願はヒットしなかった、
また逆に原出願はヒットしたけど分割出願はヒットしない場合もあるわけですが、
これをどう考えるかは、そのときの調査の状況やサーチャーの判断で、様々な考え方があると思います。
例えば調査の納期による時間的な制約により、あまり多くの件数をスクリーニングできないのであれば、
分割出願と原出願は似たような内容なので両方見なくても良いと考える場合もあるかと思います。
でも無効資料調査の場合は、なるべく検索モレさせたくないと考えるのが一般的です。
だってライバル社の特許を無効にできなければ、ロイヤリティを払わなければいけない。
または設計変更しなければいけない。いずれにしろ大きなコストがかかります。
だから検索モレした公報のほうに補正による記述の違いで、無効資料に使える箇所があるかもしれないから
分割出願と原出願の両方の公報を見たほうが良い。
特に分割出願の公報から原出願の公報を確認したほうが良いと思われるケースは、
出願時未公開の先願で分割出願がヒットして、出願時の公知資料である原出願がヒットしなかった場合です。
そして出願時未公開の先願である分割出願の内容に、イ号公報（無効化したい特許）と同一の発明（新規性）は記載されていないけれど、イ号公報の構成要件の一部（進歩性）に関連する内容が書かれていた場合です。
・・・と書けば、ベテランサーチャーのかたならお分かり頂けるかと思います。
この場合は、出願時の公知資料である原出願を必ず確認したほうが良い。
どういうことかというと、
特許権を得るための審査における特許要件のひとつに「先願主義」があります。
同一の発明について二以上の出願がされた場合に最も先の出願人にのみ特許を与える、ということです。
もうひとつ、上の段落で太い色文字の箇所に書いた「新規性」があります。
これは、発明が先行技術そのものではないこと。つまり同一の発明でないことです。
さらにもうひとつ、これも上の段落で太い色文字の箇所に書いた「進歩性」があります。
これは発明が先行技術に基づいてその技術分野の専門家が容易に考え出せないものであることです。
なんだかよく分からない・・・かもしれません。
先願主義については、発明は先に出願したひとの勝ち、と言えば分かりますよね。
で、この先願主義をもとに新規性と進歩性のポイントをごく簡単に言うなら、
新規性は、全く同じ発明が先に出願されていれば負け（特許審査で拒絶される）です。
進歩性は、いくつかの発明を組み合わせる等で同業者が容易に考え出せるものなら負け、です。
ここで無効資料調査と分割出願のハナシに戻ります。
次の図をみてください。
赤枠で囲った日付が出願日、青枠で囲った日付が公開公報発行日です。
原出願・分割出願の日付は上の項で紹介した特開2018-128869と特開2020-021486の日付です。
そして仮にイ号公報（無効化したい特許）の出願日が2019年8月1日だったとします。
赤枠だけ見ていくと、イ号公報の出願日が2019年8月1日は原出願、分割出願の両方の日付よりも遅い。
だから先願主義では両方の出願に負けています。
（※補足説明：イ号公報の出願日は赤枠の位置が分かりやすいように2019年8月1日にしましたが、
分割出願の出願日は原出願の出願日2017年2月8日が基準となるため、
イ号公報の出願日が例えば2019年７月1日だったとしても、分割出願よりも「後願」と判断されます）
そして分割出願の公開公報は、イ号公報の出願時には発行されていなかった。
これが「出願時未公開の先願」です。つまりイ号公報の出願日以前に公知の文献ではない、のです。
このような出願時未公開の先願を特許審査でどのように判断するかというと、
新規性は否定されるけれど進歩性は否定されない（注：日本における判断）。
これも大ざっぱに言うと、
イ号の発明と全く同じ発明が先願の公報に書かれていれば特許権を得られない（新規性）。
でもイ号の発明を構成する要件の一部分が書かれているだけなら特許権を得られる可能性がある（進歩性）。
さて上の項で書いたのは、
出願時未公開の先願である分割出願の内容に、イ号公報と同一の発明（新規性）は記載されていないけれど、
イ号公報の構成要件の一部（進歩性）に関連する内容が書かれていた場合です。
この場合、分割出願の公報でイ号公報の発明を無効にすることはできません。
でも、
これが出願日以前に公知の文献に書かれているならイ号公報の発明を無効にすることができる可能性がある。
で、
イ号公報の出願日以前に公知の文献、つまり原出願の公報は分割出願の公報の内容を含んでいるわけだから
もしも原出願の公報が何らかの検索条件によりヒットしていないなら、確認したほうが良い。
こういうことです。この説明で分かりました・・・か？
このように出願時未公開の分割出願はヒットしたけど出願時公知の原出願はヒットしなかったという経験は
多くはないけれど、何回かあります。
このことについて書き加えると、今回のコラムを書くにあたって
分割出願で何かわかりやすい技術内容の公報例を・・・と思って探しました。
そして皆さんに身近な音声認識の分野で、よく知られている出願人の公報を選んで、
分割出願の公報と原出願の公報をパソコンの画面で左右に並べて、
分割出願にはあるけど原出願には無いキーワードがあるといいんだけど・・・と思って読み比べました。
そしたら、あっさり簡単に見つかってしまって、こんなに簡単に見つかっちゃうものなのかと思いました。
これを逆から言うと、分割出願と原出願で使われる用語の出現の違いって結構あると言えそうで、
出願時未公開の分割出願はヒットしたけど出願時公知の原出願はヒットしなかった、という経験が
複数回あったのも納得できました。
今回のコラムを書くことで、自分の検索や調査の検証もできたと思います。
他のサーチャーの皆さんはこういう経験はどの程度おありかな、と思いつつ書きました。
今回のコラムで「原出願」「分割出願」と堅く書きましたが、
これを特許業界では原出願を「親出願」、分割出願を「子出願」とも言います。
で、特許出願の法的状態で生死情報というのがありまして、
拒絶査定の確定や権利抹消などは特許が「死」の状態、審査中や権利存続中などは「生」の状態です。
だから普段の仕事では「親は死んでるけど子は生きてます」などと言うんですよね。
特許の法的状況を夢中で説明した電話を切って、ふと我に返って
この会話を普通のひとがいきなり傍で聞いたなら、ずいぶん物騒な話しをしていることになるな、
と思ったりするのです。
