情報検索コラム
情報検索・調査・利用について
“知っていると便利”“こんなときどうする”“コレにはご注意！”などなど思いつくままに書かせていただきます。
ちなみに「三月うさぎ」はルイス・キャロル著『不思議の国のアリス』に出てくる「いつまでも終わらないお茶会をしている」ちょっとヘンなうさぎです。
「ティールーム」は、お仕事の休憩時間のお茶といっしょに読んでいただけるくらいの長さと内容というコンセプトを、アリスの三月うさぎの「お茶会」にかけてあります。（毎月1回更新します）
無効資料調査に思うこと（１） －非特許文献－
注意：記載内容やリンクは執筆時点での情報です。
前回のコラム１８３号で、特許の無効審判での一例を引用しました。
この機会に「無効資料調査」について、いろいろと思うことを書いてみたいと思います。
今までの調査経験について、ここ数年に発行されている無効審判関連のデータや論文などを交えながら、
守秘に反さない範囲で自分なりの調査への考え方を書きます。
無効資料調査は、特許サーチャーには一般的な調査ですが、
特許サーチャー以外のかたには、ほぼ馴染みがないと思います。
今までの実務経験を踏まえて、いろいろ書きますが、
正直なところ特許調査の関係者の方以外は、あまり参考にならないかもしれませんねぇ（弱気・・・）
でも"特許サーチャーって、こんな仕事をしてるんだ" という一端がわかるかもしれません、ヨ (^^)ｖ
無効審判での請求成立（無効審決）は狭き門
無効資料調査というのは、特定の特許権を無効にする資料を探す調査です。
特許出願は出願人が審査を請求すると、特許庁で審査します。
そして審査に通って特許登録になると特許権が設定されます。
権利発生に伴い特許権者が特許権を行使すると、その特許権に含まれる技術を使いたい場合、
ロイヤリティを支払わなければなりません。
よって、その特許技術を使いたい会社が特許権を潰しにかかった。
大雑把な説明ではありますが、これが無効審判です。
この無効審判で、特許が無効であることを証明する文献（証拠）。これが「無効資料」です。
どういう文献が「証拠」になるのか。
特許は新規な技術を発明したことにより特許権を得ることができます（新規性）。
よって出願日以前に他に同様の発明が存在した場合、新規ではないから特許されません。
つまり無効にしたい特許の出願日以前に公知（公に知られた）の文献で、
その特許と同様の発明が書かれている文献が「証拠」＝「無効資料」です。
具体例として、前回のコラム１８３号で次の例を紹介しました。
審判番号：無効2006-080074
本 件：特許第3621023号（無効になった特許）
証 拠：特開2000-046443
まずはデータです。
無効審判で請求成立（無効審決＝特許権が無効になった）の割合って、どのくらいあるのか。
２０１３年-２０１７年の５年間の数字を見てみます。
請求件数 / 請求成立 (含一部成立)
2013年：247 / 43
2014年：215 / 37
2015年：231 / 39
2016年：140 / 56
2017年：161 / 35
（出典：『特許行政年次報告書2018年版』発行/特許庁
２０１６年がやや多いものの２０１３年-２０１５年は２割足らず、２０１７年で２割強です。
無効審判を請求して成功するのは、かなり狭き門と言えると思います。
前回のコラム１８３号でも書きましたが、
無効資料調査を行っても、無効化可能な資料（証拠）は簡単には見つかりません。
特許庁の審査で発見された引用文献や参考文献よりも本件に近い文献を発見するのはかなり難しいです。
よって無効審判を請求するところまで行くのが、まず大変です。
そして無効審判を請求したとしても、成功率は２割前後。
例えば２０１７年の特許登録件数は １９９，５７７件。無効審判請求成立は３５件。
無効の件数が少ないということは特許庁の審査が信頼できるということなので、
基本的には良いことなのですが、要するに登録された特許をつぶすのは簡単ではないということです。
非特許文献と特許文献の調査環境の違い
無効資料調査について思うことはいろいろあるにですが、今回のコラムのテーマは「非特許文献」。
非特許文献とは、特許文献以外の文献及び情報全てを指します。
代表的なものは学術論文、雑誌記事などの文献ですが、新聞記事や書籍はもちろん、
技報、カタログ、パンフレット、広告、取扱説明書などの灰色文献も含め、
一般に公知となった文献全てが調査の対象です。
当事務所でも、無効資料調査では非特許文献も調査しますが、
特許文献に比べて、非特許文献に有力な文献が見つかることは少ないです。
特に一般的な論文や雑誌記事から「コレ」という記載が見つかることは少なくて、
基本は「特許は特許で潰す」だと思っています。
見つからない一番の理由は、特許文献と非特許文献は、書く内容の「目的」が違うからです。
発明を開示する特許文献に対して、研究成果を発表する論文では書き方が違う。
よって非特許文献は、特許の「コレ」と同じ観点やレベルで書かれていない場合は多いです。
特許公報よりも漠然とした書き方だったり、肝心な「コレ」は書いて無かったり、
上手く嵌らない場合が多いです。
非特許文献について、もうひとつ言えるのは、
特許文献と同じレベルで調査可能なデータベースが無いということです。
もちろん JDreamⅢ をはじめ、海外のデータベースも含めて検索可能なデータベースは多々ありますが、
特許文献のように網羅して、全文で、図面も含めて調査する、というのは現時点では難しいです。
複数のデータベースで補完し合いながら検索して、さらに未だに手めくりするしかない文献も多い。
特にカタログ、パンフレットや広告など、データベースに収録されていない情報も多いです。
サーチャーの皆さんとお話ししていても、
「非特許文献から無効資料は見つかりにくい」ということをおっしゃるかたが多いです。
とはいうものの、
特許公報と同じ感覚で調査すると見つかりにくいのですが、
逆に特許文献には書かれにくいことを非特許文献から見つけるという方法もあると思います。
非特許文献の調査例
以下、守秘に反さない範囲で調査例を書きます。
（１）リーフレットを、広告から公知日の証明をする
無効資料として使えそうな内容が、商品説明のリーフレットに印刷されていた例があります。
リーフレットやパンフレット、取り扱い説明書などのよくある例として、
印刷や発行の時期を刷り込むことが行われます。
皆さんのお手元にある様々な印刷物にも、
例えば「2018.08」などの簡易な日付が印刷されている場合があるでしょう。
発行元のメーカーやその製品を使うユーザーには、
これでいつ頃の印刷物なのかがわかるのでそれで十分なのです。
でも例えば「営業担当がお得意さんに配布した商品説明リーフレット」に印刷してある内容に、
特許を無効化できそうな内容が書かれていた場合、この「印刷された日付」は公知日の証明にならない。
例えば「2017年8月」と印刷されているけれど、
実際に配布されて公知になったのは、その１ヶ月後かもしれないし３ヶ月後かもしれない。
というわけで公知日の証明のために、その商品の公知の記録を探します。
その商品の「無効化できそうな内容」について、その会社の特許公報が見つかればベストですが、
特許出願されていないような内容の場合のほうが多い。
そこで非特許文献の調査です。
まず新聞や雑誌の新製品紹介記事を探します。これはデータベースで検索できます。
でも、これでヒットする商品は目立った商品だけなので、なかなか見つかりにくい。
そこで広告を調査します。
しかし新聞や雑誌の広告掲載を探す場合は、基本的にデータベースで探せないので手めくりです。
どこかの専門図書館にリーフレットに受け入れの日付印が押されて所蔵されている、というのも望めない。
カタログやパンフレットなら所蔵されている可能性もありますが、リーフレットの所蔵は考えにくい。
最終的にこのときは広告も、その他の証明可能な情報も見つかりませんでした。
やや品番の違う商品の新製品紹介記事は見つけたのですが、品番が違うためダメです。
というわけで結論としては見つからなかったのですが、こういう探し方もしますという一例です。
（２）商品の写真から取り扱い説明書を入手する
もうひとつは「形状」に特徴のある特許の無効資料調査です。
他社と協力して調査にあたりましたが、
形状に特徴があったため特許文献は特許公報や実用新案公報だけでなく、
意匠公報も含めて調査する戦略でした。
当事務所の担当範囲は非特許文献。
図面や写真の調査が大事だったため、これもデータベースでは探しにくくて、
図書館で手めくり調査しました。
さて、広告や新製品紹介記事に載せる商品写真はメーカーが用意した「公式の写真」が一般的です。
だから、どの記事を見ても正面や斜め方向などから撮影した同じ写真が掲載されているのが一般的です。
このとき探していた「形状」は商品の裏側に使われるものだったので、
”裏側の写真を掲載するなんて、なかなか無いよねぇ・・・”と思いつつ調査していたのです。
そしたら、新製品の使用レポートのような記事があって、
そこでモデルさんが手に取って使っている写真があったのです。
手に取って商品の正面がモデルさんに向いているため、ちょど裏側が写真に写っていた（！）。
けれど手に持っているモデルさん全体の写真のため、肝心の箇所が小さくて見にくい。
この写真を拡大コピーしたのですが、やはり不明瞭。
もしかしたら探している「形状」かもしれないけど、これでは不確実です。
そこで、この商品のメーカーに連絡をとって、
この商品の特定の品番を指定して、カタログか取扱い説明書の入手を試みました。
しかし、
無効資料調査というのは「出願日以前に公知」を調査することもあって、古い情報が必要になるわけです。
簡単に言うと、
そんな古い商品のカタログや取扱い説明書はメーカーでも既に廃棄してしまって無い場合が多い。
このときもズバリ、その商品の情報は入手できなくて、
食い下がって（！）類似する商品の取扱い説明書を送ってもらいましたが、
残念ながら、無効にしたい「形状」は記載されていませんでした。
以上の２つの例は、どちらもデータベースは使えなくて、手と足で探すような調査でした。
しかも無効資料として使える情報は入手できなくて、
報告書は「ここまで調査したけれど情報入手できませんでした」という残念な報告です。
（３）基本的な情報を書籍で証明する
特に無効化しにくい内容のひとつとして、
シンプルで基本的な内容のため、他社は、わざわざ特許公報に書いてないという例もあります。
特許サーチャーの皆さんも、
「こんな当たり前のこと、なかなか公報には書かないよねぇ・・・」
という構成要件を含む請求項を無効にしなければいけなかった経験がおありではないでしょうか。
こういう基本的な内容は書籍、特に教科書的な本に書いてある場合があります。
これは見つけたことがあります。
この書籍で見つけたときは、図書館で雑誌を手めくりして調査していました。
で、雑誌記事で見つからなくて念のため書籍の書架も調査していたら、
「あぁ、ここに書いてあるじゃん」というのを見つけました。
もちろん、この書籍の記述だけで無効にはできなくて、
他の特許文献などの無効資料で構成要件を補完しあいながら、ということになるのですが、
「使える情報が入手できた」という点では、良かった調査です。
非特許文献の審決採用
上で紹介したように、
当事務所では一般的な文献データベースで素直に無効資料が見つかったという例はあまり無くて、
やや変則的な調査でもなかなか見つからない場合が多いのですが、実際の無効審判ではどうでしょうか。
無効審判事件の無効審決採用証拠の文献を分析したデータ（以下出典は※参考文献から）があります。
分析した範囲全体（文献件数171件）を１００として、審決採用証拠が
日本特許で審査時のサーチ範囲外の文献の割合は23.4％（件数40件）
日本特許で審査時のサーチ範囲内の文献の割合は44.4％（件数76件）
外国特許文献の割合は9.4％（件数16件）
非特許文献は34.5％（件数59件）
審査時の引例、参考文献と同一の文献が17.5％（件数30件） です。
全体の34.5％というのは、かなり割合が高いといえます。
非特許文献の内訳は、
論文・専門書・専門誌２６件、技術規格・指針３件、一般書籍９件、カタログ類１１件、ＷＥＢ情報６件、
その他公用資料１０件 です。
全体的な印象としては、
データベース検索の利用が可能な論文・専門書・専門誌の２６件が最も多いのですが、
実際に※参考文献に掲載されている事例を見ると、
「薬品の承認基準書」「日本醸造協会の雑誌または刊行物」「工事の見積書と図面」が挙げられています。
「薬品の承認基準書」は「当業者にとっての技術常識の範疇」ということで、
上で紹介した当事務所の調査で、書籍に基本的な情報を見つけた例に似ているかな、とも思います。
「日本醸造協会の雑誌または刊行物」は日本醸造協会誌が主かと思いますが、データベース検索可能です。
「工事の見積書と図面」は、存在が確認できにくい文献です。
こういう無効資料をよく見つけたと思います。当事務所が入手を試みた取扱い説明書の比ではありません。
※参考文献でも「データベースで見つけることは困難だったと推定される」と指摘しています。
以上のデータと、当事務所の調査経験を考慮すると、
非特許文献の調査はかなり特殊な文献から発見される場合が多いので、
簡単な検索や調査では見つからないことも多い。
けれど、無効審決採用証拠全体の34.5％が非特許文献であり、
簡単ではない調査方法も含めて、工夫してがんばって探せば（！）見つかる可能性は有る、といえそうです。
※参考文献
題 名：無効審判事件分析による特許審査の質の検証
著 者：特許第1委員会第4小委員会
掲載誌：知財管理（2017年1月号）
掲載頁：p40-50
発行者：日本知的財産協会
日本の特許庁も優秀なので（！）、特許の無効資料はなかなか見つからないのですが、
無効にしたい側の企業の皆さんは、本当に必死になって探していらっしゃいます。
その事情や気持ちを共有しながら、冷静に丁寧に調査したいと思っています。
無効資料調査は工夫や発想の転換も必要で、検索でも様々なあの手この手を使うことが多い。
また判例もある程度は知っておく必要もあり、
他の調査に比べて、特に定型的な調査方法は設定しにくい調査かな、とも思います。
